知识产权疑难问题专家论证(2015-2016)

编者：程永顺

北京务实知识产权发展中心主任，原为北京市高级人民法院（民三庭）知识产权庭副庭长、高级法官。2003年被英国《知识产权管理》杂志评为当今世界50位*有影响的知识产权人士之一。2012年5月27日，务实中心主任程永顺当选为中国知识产权法学研究会常务理事、副秘书长。

专利权案例01专利无效纠纷中的证据认定及公证认证问题专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 中美公证制度存在哪些差异，应如何看待美国公证制度下形成的公证证据？

② 根据我国诉讼法及相关司法解释的有关规定，域外形成的证据是否必须经过公证认证才能得到我国法院的认可，对于不同类型的证据（如出版物）是否存在差异？

③ 结合本案的具体情况来看，本案的相关证据是否符合我国公证认证的有关规定，相关证据是否可以得到法院的认可？

附件01-1国家知识产权局专利复审委员会第20990号无效宣告请求审查决定书

附件01-2北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第3496号行政判决书（摘录）

附件01-3北京市高级人民法院（2014）高行终字第2060号行政裁定书

案例02关于“手持淋浴喷头”外观设计专利侵权纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 第2009301934863号外观设计及无效证据2能否作为现有设计抗辩证据？

② 涉案外观设计产品中的“推钮”设计是否属于功能性设计？本案中，“推钮”设计对于侵权判定是否会产生影响？有怎样的影响？

③ 外观设计侵权诉讼中，应当采取怎样的比对方法？

④ 本案中，被诉侵权产品与涉案外观设计是否构成近似？

附件02-1浙江省台州市中级人民法院（2012）浙台知民初字第573号民事判决书（摘录）

附件02-2浙江省高级人民法院（2013）浙知终字第255号民事判决书（摘录）

附件02-3最高人民法院（2015）民提字第23号民事判决书（摘录）

案例03关于“喷漆枪”外观设计专利无效行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 本案中应当如何界定涉案产品“一般消费者”的范围？

② 产品外观设计的设计空间对评价外观设计专利创造性有何影响？

③ 应当如何界定产品外观设计的设计空间？本案中，专利复审委员会认为“完成相应功能的同时各部分的具体形状仍具有较大的设计空间”是否恰当？

④ 在涉案外观设计与对比设计之间相同点均属于惯常设计的情况下，“涉案外观设计与对比设计之间不同点的集合”对评价涉案外观设计创造性有何影响？

附件03-1国家知识产权局专利复审委员会第19888号无效宣告请求审查决定书

附件03-2北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第2747号行政判决书（摘录）

附件03-3北京市高级人民法院（2014）京行终字第377号行政判决书（摘录）

附件03-4最高人民法院(2015)知行字第351号行政裁定书（摘录）

商标权

案例04“嘉逸酒店”商标异议复审行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 《商标法》关于撤销三年不使用的规定的立法本意是什么？

② 本案被异议商标申请人海逸酒店在第1304839号“嘉逸酒店”商标（引证商标）被撤三的过程中重新申请注册第6475370号“嘉逸酒店”商标（被异议商标）的行为是否具有正当性？先后注册的商标之间是否当然具有延续关系？

③ 在引证商标被撤销后，本案中，嘉裕集团旗下酒店对“嘉逸”系列商标的使用是否构成在先使用？

④ 如何理解原《商标法》第31条（现行《商标法》第32条）规定的“现有的在先权利”？嘉逸酒店自2001年起在其旗下酒店中使用“嘉逸”商标的行为是否构成“在先权利”？

⑤ 本案中被异议商标的核准注册是否会产生《商标法》第10条第1款第（8）项所规定的“不良影响”？

附件04-1北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第3545号行政判决书（摘录）

附件04-2北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第3785号行政判决书（摘录）

案例05关于“拉菲庄园”商标争议行政纠纷专家研讨会法律意见书

...

...

...

① 如何把握商标法有关维护市场秩序与保护在先商标权益相协调的立法精神？本案中，争议商标虽然经过宣传和使用形成了一定的消费群体和市场认知，但作为恶意抢注商标，基于商标法中规定的诚实信用等基本原则，法院对争议商标予以维持、保护是否合理？如何看待恶意抢注的商标经过使用形成的消费群体和所获得的市场认知度？

② 驰名商标保护可以实现一定条件下的跨类保护，考虑到本案争议商标与引证商标所核定的使用商品并不类似，在本案中有无必要对引证商标是否构成驰名商标进行认定？

附件08-1北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第4152号行政判决书（摘录）

附件08-2北京市高级人民法院（2016）京行知终字第2172号行政判决书（摘录）

案例09关于上海专利商标事务所有限公司诉国家工商行政管理总局

商标局作出的“商标注册申请不予受理”行政决定一案的法律意见

附件09-1北京知识产权法院（2015）京知行初字第92号行政判决书（摘录）

附件09-2北京市高级人民法院（2016）京行终第3042号行政判决书（摘录）

案例10“CLASH OF CLANS”系列商标驳回复审行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 外文商标是否具有“不良影响”的判断依据和方法是什么？

② “CLASH OF CLANS”是否具有不良影响？

③如何看待“部落冲突（CLASH OF CLANS）”游戏通过国家新闻出版广电总局和文化部审批与商标局和商标评审委员会认定“CLASH OF CLANS”具有不良影响这两个行政决定之间的冲突问题？

附件10-1北京知识产权法院（2015）京知行初字第1377号行政判决书（摘录）

附件10-2北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第3472号行政判决书（摘录）

附件10-3最高人民法院（2016）最高法行申第1304号行政裁定书（摘录）

案例11“GTR”商标异议行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 判定商标标识是否近似应考虑哪些因素？被异议商标标识与引证商标标识是否构成近似？

② 判定“商标近似”是否应当考虑消费者的混淆和误认问题？

③ 基于日产自动车株式会社在先注册的第3066293号“GT-R”商标与引证商标共存于同一市场，日产自动车株式会社与佳通公司的关联商标在中国以外国家和地区均已注册且共存等事实，本案被异议商标与引证商标能否在中国共存？

附件11-1北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第5217号行政判决书（摘录）

附件11-2北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第3787号行政判决书（摘录）

附件11-3最高人民法院（2016）最高法行申第2260号行政裁定书（摘录）

案例12“XAVIER-LOUISVUITTON”商标异议复审行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 商标权和姓名权保护范围的边界如何划定？姓名权利的限制又与商标权利存在何种关系？

② 即便不认为皮包商品和葡萄酒商品具有密切关联性，是否可以认定商品的关联性已经足以导致“LOUIS VUITTON”商标的淡化？

③ 本案中，被异议商标申请人申请注册“XAVIER-LOUISVUITTON”商标的主观意图如何？从商标的基本功能而言，被异议商标的注册是否能起到区分商品来源的目的，消费者能否认识到被异议商标与“LOUIS VUITTON”商标分属于不同的市场主体？

附件12-1北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第9968号行政判决书（摘录）

附件12-2北京市高级人民法院（2016）京行终第3589号行政判决书（摘录）

不正当竞争

案例13关于泰安磐然测控科技有限公司与泰安德图自动化仪器有限公司、王君玲等侵犯商业秘密纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 本案中，在磐然公司已经提供证据证明其主张的客户信息构成商业秘密，王君玲等自然人曾任职于磐然公司、并接触到上述商业秘密，德图公司与上述客户发生了业务关系，王君玲任职于德图公司的情况下，德图公司、王君玲等是否构成侵犯磐然公司商业秘密的举证责任应当如何分配？

② 二审法院对磐然公司提交的录音证据及李建的证人证言均不予采信是否恰当？

③ 构成商业秘密的“客户名单”与“客户的名单”是什么关系？“公开渠道获得”与“秘密性”两者是否能够同时具备？

④ 德图公司、王君玲等不能提供相反证据证明涉案客户信息的合法来源，在现有证据下能否认定德图公司、王君玲等侵犯了磐然公司的商业秘密？

附件13-1山东省泰安市中级人民法院（2013）泰知初字第56号民事判决书（摘录）

附件13-2山东省高级人民法院（2014）鲁民三终字第235号民事判决书（摘录）

附件13-3最高人民法院（2015）民申字第550号民事裁定书（摘录）

专利权案例01专利无效纠纷中的证据认定及公证认证问题专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 中美公证制度存在哪些差异，应如何看待美国公证制度下形成的公证证据？

② 根据我国诉讼法及相关司法解释的有关规定，域外形成的证据是否必须经过公证认证才能得到我国法院的认可，对于不同类型的证据（如出版物）是否存在差异？

③ 结合本案的具体情况来看，本案的相关证据是否符合我国公证认证的有关规定，相关证据是否可以得到法院的认可？

附件01-1国家知识产权局专利复审委员会第20990号无效宣告请求审查决定书

附件01-2北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第3496号行政判决书（摘录）

附件01-3北京市高级人民法院（2014）高行终字第2060号行政裁定书

案例02关于“手持淋浴喷头”外观设计专利侵权纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 第2009301934863号外观设计及无效证据2能否作为现有设计抗辩证据？

② 涉案外观设计产品中的“推钮”设计是否属于功能性设计？本案中，“推钮”设计对于侵权判定是否会产生影响？有怎样的影响？

③ 外观设计侵权诉讼中，应当采取怎样的比对方法？

④ 本案中，被诉侵权产品与涉案外观设计是否构成近似？

附件02-1浙江省台州市中级人民法院（2012）浙台知民初字第573号民事判决书（摘录）

附件02-2浙江省高级人民法院（2013）浙知终字第255号民事判决书（摘录）

附件02-3最高人民法院（2015）民提字第23号民事判决书（摘录）

案例03关于“喷漆枪”外观设计专利无效行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 本案中应当如何界定涉案产品“一般消费者”的范围？

② 产品外观设计的设计空间对评价外观设计专利创造性有何影响？

③ 应当如何界定产品外观设计的设计空间？本案中，专利复审委员会认为“完成相应功能的同时各部分的具体形状仍具有较大的设计空间”是否恰当？

④ 在涉案外观设计与对比设计之间相同点均属于惯常设计的情况下，“涉案外观设计与对比设计之间不同点的集合”对评价涉案外观设计创造性有何影响？

附件03-1国家知识产权局专利复审委员会第19888号无效宣告请求审查决定书

附件03-2北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第2747号行政判决书（摘录）

附件03-3北京市高级人民法院（2014）京行终字第377号行政判决书（摘录）

附件03-4最高人民法院(2015)知行字第351号行政裁定书（摘录）

商标权

案例04“嘉逸酒店”商标异议复审行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 《商标法》关于撤销三年不使用的规定的立法本意是什么？

② 本案被异议商标申请人海逸酒店在第1304839号“嘉逸酒店”商标（引证商标）被撤三的过程中重新申请注册第6475370号“嘉逸酒店”商标（被异议商标）的行为是否具有正当性？先后注册的商标之间是否当然具有延续关系？

③ 在引证商标被撤销后，本案中，嘉裕集团旗下酒店对“嘉逸”系列商标的使用是否构成在先使用？

④ 如何理解原《商标法》第31条（现行《商标法》第32条）规定的“现有的在先权利”？嘉逸酒店自2001年起在其旗下酒店中使用“嘉逸”商标的行为是否构成“在先权利”？

⑤ 本案中被异议商标的核准注册是否会产生《商标法》第10条第1款第（8）项所规定的“不良影响”？

附件04-1北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第3545号行政判决书（摘录）

附件04-2北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第3785号行政判决书（摘录）

案例05关于“拉菲庄园”商标争议行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 对于外文商标的中文译文应当如何保护？其保护范围如何界定？

② 实践中《商标法》第28条一般适用于对“已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的商标”的撤销理由，本案中，能否认为被异议商标(“拉菲庄园”）与引证商标(“LAFITE”）构成“使用在相同或者类似商品上的近似商标”？商标评审委员会及一审法院认为其注册违反了《商标法》第28条的规定是否恰当？

③ 金色希望公司从2005年起连续大量使用“拉菲庄园”商标，经过长期经营，已经形成了稳定的市场秩序，对于“拉菲庄园”商标应当如何评判和考量？

附件05-1国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2013]第55856号关于第4578349号

“拉菲庄园”商标争议裁定书

附件05-2北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第3731号行政判决书（摘录）

附件05-3北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第3129号行政判决书（摘录）

案例06“易武同庆号”等商标行政系列纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 西双版纳同庆号公司依据受让取得的注册在先的涉案商标对高丽莉在先注册近10年的文字商标以及若干图文商标提出争议和异议的行为是否构成不正当竞争？

② 含有地名的商标如何认定其显著性？

③ 如何把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神、注重维护已经形成的和稳定的市场秩序？

④ 一审法院判决撤销商标评审委员会作出的维持商标注册的裁定所产生的法律效果及其对涉案商标法律效果的影响。

⑤ 鉴于双方之间争议不断，该情形应如何更有效解决？

附件06-1北京市高级人民法院（2014）高行终字第1403号行政判决书（摘录）

附件06-2最高人民法院（2015）知行字第1号行政裁定书（摘录）

案例07“席梦思”系列商标确权行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 从“席梦思”商标的历史沿革及其使用和宣传等情况来看，其在申请注册时是否构成床垫的通用名称？

② “席梦思”能否被视为英文商标“Simmons”唯一对应的中文译文？若可以，其权利归属应当如何认定？

③ 第12700789号“席梦思 Simmons及图”商标与第12700790号“Simmons席梦思”商标是否属于《商标法》第11条第1款第（1）项所规定的“仅有本商品的通用名称”的情形？商标局及商标评审委员会关于第12700789号“席梦思 Simmons及图”以及第12700790号“Simmons 席梦思”商标所含显著识别文字“席梦思”是床垫的通用名称的认定是否恰当？

④ “席梦思”“Simmons 席梦思”及“席梦思 Simmons及图”商标是否应当被核准注册？

附件07-1北京知识产权法院（2015）京知行初字第1825号行政判决书（摘录）

附件07-2北京市高级人民法院（2016）京行终第67号行政判决书（摘录）

案例08第3847860号“康宝Kangbao”商标争议行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 如何把握商标法有关维护市场秩序与保护在先商标权益相协调的立法精神？本案中，争议商标虽然经过宣传和使用形成了一定的消费群体和市场认知，但作为恶意抢注商标，基于商标法中规定的诚实信用等基本原则，法院对争议商标予以维持、保护是否合理？如何看待恶意抢注的商标经过使用形成的消费群体和所获得的市场认知度？

② 驰名商标保护可以实现一定条件下的跨类保护，考虑到本案争议商标与引证商标所核定的使用商品并不类似，在本案中有无必要对引证商标是否构成驰名商标进行认定？

附件08-1北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第4152号行政判决书（摘录）

附件08-2北京市高级人民法院（2016）京行知终字第2172号行政判决书（摘录）

案例09关于上海专利商标事务所有限公司诉国家工商行政管理总局

商标局作出的“商标注册申请不予受理”行政决定一案的法律意见

附件09-1北京知识产权法院（2015）京知行初字第92号行政判决书（摘录）

附件09-2北京市高级人民法院（2016）京行终第3042号行政判决书（摘录）

案例10“CLASH OF CLANS”系列商标驳回复审行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 外文商标是否具有“不良影响”的判断依据和方法是什么？

② “CLASH OF CLANS”是否具有不良影响？

③如何看待“部落冲突（CLASH OF CLANS）”游戏通过国家新闻出版广电总局和文化部审批与商标局和商标评审委员会认定“CLASH OF CLANS”具有不良影响这两个行政决定之间的冲突问题？

附件10-1北京知识产权法院（2015）京知行初字第1377号行政判决书（摘录）

附件10-2北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第3472号行政判决书（摘录）

附件10-3最高人民法院（2016）最高法行申第1304号行政裁定书（摘录）

案例11“GTR”商标异议行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 判定商标标识是否近似应考虑哪些因素？被异议商标标识与引证商标标识是否构成近似？

② 判定“商标近似”是否应当考虑消费者的混淆和误认问题？

③ 基于日产自动车株式会社在先注册的第3066293号“GT-R”商标与引证商标共存于同一市场，日产自动车株式会社与佳通公司的关联商标在中国以外国家和地区均已注册且共存等事实，本案被异议商标与引证商标能否在中国共存？

附件11-1北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第5217号行政判决书（摘录）

附件11-2北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第3787号行政判决书（摘录）

附件11-3最高人民法院（2016）最高法行申第2260号行政裁定书（摘录）

案例12“XAVIER-LOUISVUITTON”商标异议复审行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 商标权和姓名权保护范围的边界如何划定？姓名权利的限制又与商标权利存在何种关系？

② 即便不认为皮包商品和葡萄酒商品具有密切关联性，是否可以认定商品的关联性已经足以导致“LOUIS VUITTON”商标的淡化？

③ 本案中，被异议商标申请人申请注册“XAVIER-LOUISVUITTON”商标的主观意图如何？从商标的基本功能而言，被异议商标的注册是否能起到区分商品来源的目的，消费者能否认识到被异议商标与“LOUIS VUITTON”商标分属于不同的市场主体？

附件12-1北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第9968号行政判决书（摘录）

附件12-2北京市高级人民法院（2016）京行终第3589号行政判决书（摘录）

不正当竞争

案例13关于泰安磐然测控科技有限公司与泰安德图自动化仪器有限公司、王君玲等侵犯商业秘密纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 本案中，在磐然公司已经提供证据证明其主张的客户信息构成商业秘密，王君玲等自然人曾任职于磐然公司、并接触到上述商业秘密，德图公司与上述客户发生了业务关系，王君玲任职于德图公司的情况下，德图公司、王君玲等是否构成侵犯磐然公司商业秘密的举证责任应当如何分配？

② 二审法院对磐然公司提交的录音证据及李建的证人证言均不予采信是否恰当？

③ 构成商业秘密的“客户名单”与“客户的名单”是什么关系？“公开渠道获得”与“秘密性”两者是否能够同时具备？

④ 德图公司、王君玲等不能提供相反证据证明涉案客户信息的合法来源，在现有证据下能否认定德图公司、王君玲等侵犯了磐然公司的商业秘密？

附件13-1山东省泰安市中级人民法院（2013）泰知初字第56号民事判决书（摘录）

附件13-2山东省高级人民法院（2014）鲁民三终字第235号民事判决书（摘录）

附件13-3最高人民法院（2015）民申字第550号民事裁定书（摘录）2100433B

《知识产权疑难问题专家论证（2015-2016）》：本书为系统梳理知识产权领域的典型疑难问题并组织专家对疑难问题进行论证分析的知识产权实务图书。本书针对具体案例中存在的知识产权典型疑难问题，采用专家论证的形式，针对提出的问题展开讨论，并出具有价值的可供参考的意见和建议，具有很强的实践指导意义。

《知识产权疑难问题专家论证3》由程永顺主编，《知识产权疑难问题专家论证3》由法律出版社出版。

《知识产权疑难问题专家论证(套装共2册)》内容简介：近年来，退休法官程永顺同志主持的北京务实知识产权发展中心以推进知识产权法律问题研究为己任，并将这些成果编辑成《知识产权疑难问题专家论证》，分辑出版。

本书为系统梳理知识产权领域的典型疑难问题并组织专家对疑难问题进行论证分析的知识产权实务图书。本书针对具体案例中存在的知识产权典型疑难问题，采用专家论证的形式，针对提出的问题展开讨论，并出具有价值的可供参考的意见和建议，具有很强的实践指导意义。